Concept of Due Cause Concerning Opposition on the Ground of Well-Known Trademark in Light of Judicial Decisions

• Author: Arzu OGUZ
• Pages: 419-444

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018419

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA

İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI

CONCEPT OF DUE CAUSE CONCERNING OPPOSITION ON TH E

GROUND OF WELL-KNOWN TRADEMARK IN LIGHT OF JUDICIAL

DECISIONS

Arzu OĞUZ

Özet

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 6/5: “tescil edilmiş veya tescil için

başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık

düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar

görebileceği veya ayırt edici karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer

markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla,

başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın

önceki tarihli marka sahibinin itira zı üzerine reddedilir” hükmüne yer vermiştir. Bu

koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da tescili için

başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınmışlık dü zeyine yükselmesi

aranmaktadır.

Hükme göre, söz konusu nispi tescil engelinin uygulanabilmesi için; başvuru

konusu marka, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer

olmalıdır. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanın mışlık

düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar

vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır.

Önceki düzenleme 556 sayılı KHK md. 8/4’den farklı olarak SMK, sonraki tarihli

başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış,

ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da

ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür.

Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre, tanınmış marka ile aynı ya da

benzer bir işaret, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlere benzer mal ve

hizmetler için kullanılsa bile “haklı sebep” varsa, tanınmış marka sahibi bu kullanıma

katlanmak mecburiyetindedir. Ciddi bir istisna olarak marka hu kuku sistemimize getirilen

“haklı sebep” kavramının, özellikle yabancı mahkeme kararları ışığında hangi ölçütlere

göre uygulanması gerektiği hususu önem kazanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Marka, tanınmış marka, Paris Sözleşmesi, 89/104/ Sayılı

Direktif, markadan doğan haklar, benzer olmayan mal ve hizmetleri de kapsayan koruma,

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai

Haklar Merkezi (FİSAUM). (E-mail: aoguz@law.ankara.edu.tr)

Makale Gönderilme Tarihi: 30.04.2018

Makale Kabul Tarihi: 21.06.2018

DOI: 10.21492/inuhfd.419774

Arzu OĞUZ

420 Inonu University Law Review InULR Vol:9 No:1 Year:2018

tanınmış bir marka ile benzer olan bir işaretin haklı neden olmaksızın üçüncü bir kişi

tarafından kullanılması, “haklı sebep” kavramı

Abstract

Art. 6(5) of The New Law of Industrial Property Rights (SMK) provides that

“A tr ademark application which is identical with, or similar to, an ear lier registered

trademar k or applica tion ir respective of whether the goods or services for which it is

applied or r egistered ar e identical with, similar to or not similar to those for which the

latter tra demark is applied for, and the use of the la tter tr ademark without due ca use

would take unfair advanta ge of, or be detr imental to the distinctive char acter or the r epute

of the ea rlier tra de mark due to the reputation the earlier trademark ha s in Turkey; shall

be refused upon opposition of the pr oprietor of that earlier tr ademark.” For the condition

laid down by aforesaid provision to be fulfilled, the trademark which was registered or

applied for registration earlier must have acquired a notoriety to a certain extent.

Under the provision, for the relative ground of refusal to be applied, the trademark

which is asserted as ground of refusal must be identical with or similar to the trademark

applied for. F urthermore, registration of latter app lication for trademark must result in

unfair advantage o f, or be detrimental to the distinctive character or the repute of the

earlier trade mark due to the reputation with certain degree of notoriety.

SMK, in contrast with former regulation under Art. 8(4) of Decree Law, No: 556,

provides applicant with possibility to raise a plea of “due cause” while setting down that

the aforesaid protection can be granted regardless of whether goods/services are identical

with, similar or indistinguishably similar to each other. Due cause is an exception to the

provision. Accordingly, even if any sign identical with or similar to the well-known

trademark is put into use relating to goods and services similar to the ones for which the

well-known trademark is registered, proprietor of well-known trademark must tolerate the

use of such sign provided that a “due cause” is present. The criteria according to which the

concept of “due cause” that diffused in our trademark law as a fundamental exception

become more of an issue.

Keywords: Trademark, well-known trademark, Paris Convention, Directive

89/104/EEC, rights arising out of trademark, protection covering dissimilar good s and

services, use of a sign similar to well-known trademark by third parties without due cause,

concept of due cause.

GİRİŞ

1995 yılından bu yana Marka konusu 556 sayılı Markaların

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname1’de

düzenlenmekteydi. Artık 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede

yayınlanmak sureti ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu2 yürürlüğe

girmiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname’de markanın açıkça tanımına yer verilmemekle birlikte,

Kararname’nin 5. maddesinde marka kavramı dolaylı olarak

1 556 sayılı ve 24.06.1995 tarihli Markaların Korun ması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname için bkz. RG: 27.06.1995 – 22326.

2 6769 sayılı ve 22.12.2016 tarihli Sınai Mülkiyet Kanunu için bkz. RG: 10.01.2017 -

29944 (SMK).